第一节概念、构成要件、特征及范围界定

1．1概念

    商业秘密是不为公众所知悉，能为权利人带来经济利益，具有实用性并经权利人采取保密措施的技术信息和经营信息。

1．2构成要件

     律师应当注意，以下三要件是商业秘密构成缺一不可的条件，几乎所有的商业秘密案件中都会涉及到该三要件的理解与应用的问题。

（1）　非公知性，指该信息不能从公开渠道直接取得。

（2）　实用性，指该信息具有确定的可用性，能为权利人带来现实的或潜在的经济利益或竞争优势。

（3）　管理性，指权利人采取了相对合理的保密措施，并足以使其职工或其他人知道或应当知道商业秘密的存在并应该予以保密。

1．3特征（与专利、著作权相比）

（1）　不要求公开技术；

（2）　基本无创新性要求；

（3）　可获得无期限的保护；

（4）　无权排斥同类信息；

（5）　获得保护的程序简单、费用低；

（6）　丧失权利的可能性大；

（7）　保护程度高并且彻底。

1．4范围

    商业秘密包括技术信息和经营信息，具体来讲可包括设计、程序、产品配方、制作工艺、制作方法、管理诀窍、客户名单、货源情报、产销策略、招投标中的标底及标书内容等信息。

    律师应当注意，所有具备法定构成要件的信息都是商业秘密，其范围远远不止目前立法所列举的类型。还需提醒的是，目前实践中关于商业秘密的界定原则是“从宽认定，充分保护”。

第二节现有立法及相关规定

律师应注意，有关商业秘密，我国法律大部分只是一些原则性的规定，具体案件的处理依赖更多的还是一些司法解释或行政规章。目前来看，所涉法律、法规、规章主要有以下一些：

（1）　《民法通则》（1987年1月1日）

（2）　《反不正当竞争法》（1993年9月2日）

（3）　《科学技术进步法》（1993年10月1日）

（4）　《关于审理科技纠纷案件的若干问题的规定》（最高人民法院，1995年4月2日）

（5）　《关于禁止侵犯商业秘密行为的若干规定》（国家工商行政管理局，1995年11月23日起实施，1998年12月3日修改。）

（6）　《促进科技成果转化法》（1996年10月1日）

（7）　《关于加强科技人员流动中技术秘密管理的若干意见》（国家科委，1997年7月2日）

（8）　《关于商业秘密构成要件问题的答复》（国家工商行政管理局，1998年6月12日）

（9）　《刑法》（1997年10月1日）

（10）　《关于劳动争议案中涉及商业秘密侵权问题的函》（劳动和社会保障部办公厅　1999年7月7日）

（11）　《合同法》（1999年10月1日）

（12）　《关于延长和修改两国政府科学技术合作协定的协议》（中美，1991年4月12日签订）

（13）　《关于保护知识产权的谅解备忘录》（中美，1992年1月17日签订）

（14）　《与贸易有关的知识产权协议》（2001年11月10日签订）

第二章 非诉讼事务法律服务

第一节指导客户建立自有商业秘密维护制度

1．1内部管理

    律师应当认识到，从以下方面着手指导客户建立完善的商业秘密内部维护机制是非常重要的。

（1）　指导客户成立商业秘密管理委员会，负责商业秘密的管理与维护。

（2）　协助客户建立切实可行的保密制度，编制保密手册。

    需提醒的是，保密制度、保密手册都应向保密义务人公开，以使其了解到相关的规定；

（3）　指导客户划定商业秘密的范围。

    律师应当注意，秘密信息得到商业秘密保护的前提是权利人已经采用合理的方式使他人能够认识到该信息的秘密性，所以协助客户明确商业秘密的范围是非常重要的。关于商业秘密范围的划定，一般从以下几方面考虑：

a．　该信息是否具有保密的必要性;

b．　该信息是否具有保密的可能性;

c．　与其他知识产权保护方式相比，以商业秘密方式进行保护，是否具有更好的效果。

（4）　指导客户划定商业秘密级别（绝密／机密／秘密）。

律师应当认识到，密级的划分将非常有利于商业秘密的分级管理。

（5）　指导客户建立秘密资料标签、存档管理及复制、查看、外借制度。

（6）　指导客户建立反泄密机制。

a．　建立宣传、论文发表审查制度。

b．　建立工业展览审查制度。

c．　建立参观访问团接待制度。

d．　建立门卫保安、电子报警及计算机信息系统安全体系。

e．　建立废品、办公及工业垃圾的处理制度。

（7）　指导客户对员工进行管理。

a．　不让无关人员接触秘密信息，划定可接触人员名单。

b．　与可能接触商业秘密的员工签订《保密协议》。需提请律师注意的是，保密协议可单独签订也可包含在《劳动合同》的条款当中。

c．　要求参与特别重大项目的相关人员出具《保密保证书》。

d．　对离职员工进行“离职调查”，了解离职员工去向、手头秘密资料移交情况并要求离职员工出具《保密保证书》。需要提请律师注意的是，签订《保密协议》、《保密保证书》的意义只在于可作为“已经采取保密措施”的证据而不是保密义务产生的必需前提，因为，“接触他人商业秘密的人均应保密”这是一项法定的义务，无需特别约定。

e．　与可能接触较高级别商业秘密的员工签订《在职（或离职）竞业禁止协议》。

竞业禁止协议是指约定有关职工在离职以后（或在职时）一定期限内不得到生产同类产品或经营同类业务且具有竞争关系或其他利害关系的单位内任职，或不得自己生产经营与原单位有竞争关系的类似产品或业务的协议。竞业禁止包括在职竞业禁止和离职竞业禁止，在职竞业禁止无需特别约定即为职工应负的义务，而离职竞业禁止则需要特别的约定，并且用人单位必须为此而向职工支付一定的补偿。需提请律师注意的是，离职竞业禁止期限一般不得超过3年；有关内容可单独订立合同也可包含在《劳动合同》的条款当中。

f．　员工商业秘密法律知识培训，制作培训记录并要求参加人员签名。

1．2对外维护

    在做好企业内部管理的同时，做好对外资讯管理也是非常重要的，因此，律师必须指导企业做好相关工作：

（1）　指导客户与供应商签订《保密协议》。

（2）　指导客户与经（代）销商签订《保密协议》。

（3）　指导客户与会计师事务所等可能接触商业秘密的中介机构签订《保密协议》。

（4）　指导客户在技术转让或委托开发合同中增加保密条款或另行签订《保密协议》。

（5）　指导客户在可能涉及自己商业秘密的项目谈判之前，与对方签订《保密协议》。

（6）　指导客户与其他可能接触或持有商业秘密的合作伙伴签订《保密协议》。

律师应当注意，以上内容均可以单独签订《保密协议》，也可以将保密条款包含在业务合同当中。

第二节指导客户避免侵权纠纷

 律师应当认识到，除帮助客户建立完善的自有商业秘密维护机制外，指导客户建立相应的机制，以免卷入不必要的侵权诉讼当中去也是很有意义的。

2．1指导并协助客户在招用竞争对手的技术、经营骨干时进行一定的调查，避免侵权。

（1）　要求, , , 跳槽人员提供原单位的《退工证明》等手续。

（2）　制作专用《调查书》、《保证书》，要求跳槽人员填写并存档。

（3）　在没有必要的情况下，避免使用跳槽职工带来的原单位的商业秘密。

（4）　使用跳槽人员提供的信息前，应充分了解其信息的来源，并要求提供者出具来源合法的书面《说明》。

2．2指导客户保存通过反向工程或其他正当途径掌握他人商业秘密的所有材料，必要时可进行公证。

第三节通过非诉讼途径维护受害方权益

3．1和解

    律师应当注意到，以民事、行政、刑事等法律途径解决纠纷，都难免会在不同程度上造成商业秘密的进一步扩散，也即“二次污染”，所以和解应该是解决相关问题时首先要考虑的方案。侵犯商业秘密案件和解之前应做好以下工作：

（1）　充分了解侵权公司的资产、信誉等状况，并据此分析和解成功的可能性及侵权方支付赔偿款的能力。

（2）　按照诉讼的要求，充分完整地收集好侵权方的侵权证据。

（3）　依据现有立法及实践经验，结合手头证据，分析胜诉的可能性。

（4）　依据现有立法及实践经验计算出“如果诉讼的话”可能得到支持的赔偿额，并依此确定与侵权方和解时的最高价位及最低价位。

（5）　综合以上分析，制订出类似“最满意的方案”／“较满意的方案”／“勉强可以接受的方案”／“绝对不可接受的方案”等若干套谈判方案。

（6）　准备好谈判不成功后的下一步方案。

    需特别提醒律师的是，向对方公开提出和解之前，必须做好下一步诉讼的准备，尤其是侵权方侵权的证据必须收集齐全。否则，贸然提出和解，无异于通知侵权方提前隐匿侵权证据，这不但对和解不利，于下一步的诉讼也将带来不可弥补的损失。

3．2转换保护方式

    律师应当认识到，商业秘密的价值就在于它的秘密性，一旦秘密遭到他人的破坏，再通过其他途径进行弥补，无论如何，都难恢复到圆满的状态。因此，当发现商业秘密遭到侵害时，律师可结合实际情况，考虑转用专利等其他方式进行权利保护，也即“转地下保护为地上保护”。

3．3刑事：向公安机关报案

    律师应注意到，通过刑事途径，往往能更快、更好地获得赔偿，更为关键的是，通过刑事途径往往能收集到一些在民事诉讼当中无法收集到的证据。

侵犯商业秘密罪的构成要件如下：

（1）　存在商业秘密；

（2）　主观上具有犯罪故意；

（3）　客观上具有非法获取、披露、使用或允许他人使用商业秘密的行为；

（4）　侵权行为给权利人造成重大损失。

    需提醒律师的是，首先，侵犯商业秘密罪是可以构成单位犯罪的；其次，其中“重大损失”指的是造成直接经济损失50万元以上，或导致权利人公司、企业破产、倒闭或濒临破产倒闭等严重后果。

3．4行政：向工商行政管理机关举报

（1）　管辖

a．　县级、市级工商管理机关管辖本辖区内发生的案件；

b．　省级工商管理机关管辖本辖区发生的重大、复杂案件；

c．　国家工商管理机关管辖跨区重大、复杂案件。

（2）　证据

a．　被申请人所使用的信息与申请人的信息相同或相似；

b．　被申请人有获取申请人秘密的条件。

（3）　手续

a．　提交要求立案查处的申请并同时提交主要证据材料；

b．　申请行政强制措施，要求返还载有商业秘密的资料或停止侵权；

c．　提出赔偿要求并申请调解。

（4）　后果

    工商部门将依法作出处罚，采取强制措施；但有关赔偿只能进行调解。

律师应该注意到，在向行政机关举报的同时，可就相关赔偿事宜向法院提起民事诉讼。

第四节代理被控方参加和解及其他非诉活动

4．1参加和解

    作为被控侵权方代理人参与有关侵权赔偿的谈判也是律师商业秘密法律服务业务的重要内容之一。作为谈判代表，律师应做好以下工作：

（1）　与被控方进行充分的沟通，并对被控方实际是否存在侵权及可能要承担的法律责任作出初步的判断。

（2）　积极地与指控方进行沟通，尽可能了解其手中掌握的有关被控方侵权的证据的情况及数量。

（3）　结合现有证据，依据现有法律及实践经验，判断被控方行为的法律性质及后果。

（4）　根据以上法律分析，会同被控方作出“不接受和解”或“接受和解”的决定，如接受和解，还需进一步按“可以接受”、“勉强可以接受”、“绝对不能接受”等几个档次拟定谈判方案。

4．2行政

    受到行政机关调查或接到处罚通知后，律师应具体分析案情，选择以下方案：

（1）　确已构成侵权：主动接受处罚，并就有关赔偿问题与权利人进行协商。

（2）　确未构成侵权：参照民事诉讼的要点，及时提出抗辩理由并提交证据；接到处罚通知后60日内提出行政复议或在３个月内提起行政诉讼。

第三章 诉讼事务法律服务

第一节代理原告提起民事诉讼

1．1明确被告

    律师应该认识到，怎样选择与确定被告是提起诉讼的第一步，也是很重要的一步。

（1）　将跳槽职工与其所在单位列为共同被告

    律师应注意到，该方案的优点是：能更好地获得赔偿并能够比较彻底地解决问题；缺点是：容易让跳槽职工与其所在单位团结起来，从而增强被告方的对抗力。

（2）　仅将跳槽职工列为被告

    律师应当注意到，仅将跳槽职工列为被告，能较好地将其孤立，利于在适当的时候与其和解或调解；不利之处是，仅将跳槽职工列为被告，其赔偿能力有限，且不足以让其所在单位停止使用原告的商业秘密。

（3）　不涉及跳槽职工时，将侵权（人）单位列为被告。

1．2明确管辖地及管辖部门

（1）　管辖地

    律师可按实际情况选择在被告所在地或侵权行为地进行起诉。需提醒律师注意的是，侵权行为地包括行为地也包括行为结果地，行为地包括生产行为地也包括销售地或允诺销售地，结果地即为结果所在地但不能直接理解为被告所在地。

（2）　管辖部门

    在侵权人同时又是权利人职工的时候，有关商业秘密纠纷往往会遇到劳动仲裁部门以“涉及商业秘密侵权纠纷应该由法院管辖”而不予受理，法院又以“涉及劳动纠纷”也不予受理的尴尬局面。对此，一般的做法是，单纯涉及商业秘密纠纷而不涉及其他劳动纠纷的案件应由法院直接受理，涉及商业秘密纠纷也同时涉及其他劳动纠纷的应由劳动仲裁部门受理。

1．3考查诉讼时效

（1）　知道或应该知道侵权行为之日起两年内，可主张所有侵权损失。

（2）　知道或应该知道侵权行为之日起已过两年，只能主张起诉之日前两年内的损失。

1．4确定诉讼请求

    律师可视具体情况，提出以下诉讼请求：

（1）　停止侵害（适用于起诉时侵权行为仍在持续的案件）；

（2）　赔礼道歉、消除影响（适用于侵权并致权利人信誉受损的案件）；

（3）　赔偿损失（适用于侵权并造成损害的案件）；

（4）　返还财产（适用于侵权人占有了权利人附有商业秘密信息的物资载体的案件，例如客户名单等）；

（5）　消除危险（适用于侵权人占有了权利人附有商业秘密信息的载体，尚未披露或扩散，但随时可能披露或扩散的案件）；

（6）　排除妨碍（适用于侵权行为妨碍了权利人权利的行使的案件）。

1．5准备证据

（１）　证明原告商业秘密存在的证据

a．　有一定的技术、经营信息存在，该信息系原告所有或拥有合法使用权且该信息有具体的载体。

b．　该信息已经原告采取保密措施。

c．　该信息具有实用性，且能为原告带来现实的经济利益或潜在的竞争优势。

    律师应该注意到，信息的存在及其管理性是需举证证据中的核心，证明标准也比较高；而有关实用、价值性的证明一般都比较容易，证明标准也比较低，有时甚至因为是“显而易见”的而不要求举证；有关非公知性的证明责任无需由原告承担。

（2）　证明被告侵权行为的存在

    律师应该注意到，关于侵权行为是否存在，原告负有举证责任，但其证明标准只限于“相似并有接触”之范畴。

a．　证明被告占有、使用或披露的信息与原告的商业秘密信息相同或相似。

有关该方面的证据，律师可自行委托或申请法院委托科委或有关机构进行鉴定。

b．　证明被告有接触商业秘密的机会或能力。

（3）　证明原告所花费用及损失的存在与数额。

费用：包括聘请律师的合理费用及调查所花费的合理费用。

损失：原告损失可以计算的以原告损失为准，无法计算的以被告获益为准；

    两者均可计算且被告获益高于原告损失的，按被告获益计算，因为被告获益也即被告侵权行为对原告市场利润的排挤，所以据此认为被告获益即原告损失也是可以的；两者均无法确定的，按法定赔偿。

a．　原告损失

    原告销量的减少或被告的销量（以两者间高者为准）乘以原告利润加上因侵权而致的商业秘密价值的降低（商业秘密未被完全公开）或商业秘密的无形评估价值的全部（商业秘密已被完全公开）。

b．　被告获益

    侵权产品销量乘以因使用商业秘密而带来的利润。

c．　法定赔偿

    律师应该注意到，尽管从目前立法来看，侵犯商业秘密案件中尚无法定赔偿的规定，但商业秘密是知识产权的一种，侵犯知识产权案件当中应有法定赔偿，是《TRIPS》中的一个重要的要求，专利等立法也都已有法定赔偿的设立，因此，关于商业秘密侵权的法定赔偿，建议参照著作权、商标权侵权中的50万元以下的标准来确立，这应该也是可以的。

1．6向法院提出诉讼证据保全申请

    律师应该认识到，向法院提出诉讼证据保全是该类案件中原告获胜的重要保障，具体方式可采用诉前证据保全也可采用诉后证据保全。

（1）　诉前保全,

    需要说明的是，从保护原告利益以及为防止被告毁灭证据角度来看，采用诉前证据保全应该是首选的方式。遗憾的是，目前立法及实践中关于诉前证据保全的受理条件及程序均缺乏明确的规定，一般情况下，法院都不会受理诉前保全的申请。

（2）　诉后保全

    与诉前证据保全相比，诉后证据保全有明确的法律依据，法院的受理条件与程序也较为明确，所以对于提出的申请，法院一般都会受理。为了保证保全的实现，法院一般也都会采用先保全同时送达诉状或后送达诉状的办法进行操作。一般应对以下证据提出保全：

a．　关于被告有侵权行为的证据。比如，被告持有原告客户名单、技术资料的事实等；

b．　关于被告获利情况的证据。比如，被告的生产、销量、利润等财务资料。

1．7向法院提出采取临时措施的申请

    律师应该认识到，诉前向法院提出采取临时措施的申请，是防止商业秘密进一步扩散防止损失扩大的有力保障，具体法律依据可适用《民事诉讼法》中关于先予执行和财产保全的条款。

    需要注意的是，因原告要为临时措施的采取提供担保，而且一旦申请错误还将为此承担赔偿责任，所以律师代为提出临时措施时还需谨慎。

1．8撰写诉状

    律师在撰写诉状时应注意，商业秘密侵权案件，往往会涉及到侵权之诉和违约之诉竞合，其二者只能择一，且法律适用、法律后果、管辖都会有所不同，因此，在诉状撰写时一定要将诉由明确，不要模糊。

1．9特别提示

    律师应该注意到，无法证明商业秘密的构成常常是原告败诉的原因之一。因此，在案件所涉信息是否能构成商业秘密并没有充分的证据时，应该考虑可否选择“合同之诉”（以违反保密协议为由）、“侵犯著作权”、“不正当竞争”等其他案由，或许退一步反而能更好地达到诉讼目的。

第二节代理被告参加民事诉讼

作为侵犯商业秘密案件中被告方的代理人，律师应从以下几方面进行抗辩：

2．1以原告的信息并不构成商业秘密为由进行抗辩

（1）　诉争信息已为公众所知悉（社会大众或该行业中的普通人员可比较轻易地通过合法的手段取得），例如：该信息已在国内外的书籍、报刊等媒体上公开；该信息已被国内有关产品所公开；经有关机构鉴定，该信息已是行业内公知技术。

（2）　诉争信息不具有实用性、不能为权利人带来经济利益，即该信息仅在理论上成立，目前尚无法将其应用到实际当中，不具有实用性，也不能给原告带来潜在的竞争优势。

（3）　诉争信息未经权利人采取保密措施或虽采取了保密措施，但显然不足以保护该信息的秘密性，不足以让他人知道该信息乃秘密信息。

2．2以侵权行为不存在为由进行抗辩

（1）　被告使用的信息与原告的信息不相同也不相似。

关于这一点，律师可采用“密点对照”的方法进行分析，即将原告主张的秘密信息中的要点与被告使用的信息中的要点进行对照，以论证两者间的相同及区别点。当然，律师也可直接申请有关机构对此进行鉴定。

（2）　被告没有可以接触到原告信息的条件与可能性。

（3）　被告的信息有合法来源，比如：使用已经原告许可同意；使用系从其他第三方善意取得，而且从未收到原告关于不能使用该信息的通知；被告使用的信息系被告自己独立取得的，与原告信息无关；被告使用的信息系被告通过反向工程等其他合法方式取得的；被告使用的信息来源于公开信息。

（4）　被告所使用的信息是被告作为职工为原告工作时自然的也是不可避免的积累起来的经验，它已经成为被告个人价值与人格中不可分割的一部分，被告以其为他人工作并赖以谋生，并不侵权。关于这一点，需提请律师注意的是，对于被告故意采用记忆的方式带走原告信息并披露或使用的，实践中一般仍认定其为侵权行为。

2．3以损害不存在或数额计算没有依据为由进行抗辩

（1）　原告销量减少的计算不正确。比如：销量减少还有其他市场因素等。

（2）　原告的利润计算不正确。比如：将未使用商业秘密产品的正常利润与因使用商业秘密信息而增加的利润相混淆。

（3）　损失的计算方式不对。比如：多重标准叠加计算。

（4）　法定赔偿不合理。

第三节侵犯商业秘密案件刑事辩护

作为侵犯商业秘密刑事案件被告人的辩护人，律师应从以下几方面进行辩护：

（1）　原告信息不构成商业秘密，具体要点参照民事部分；

（2）　起诉被告侵权的事实不清，证据不足；

需提请律师注意的是，民事诉讼中的“相似加接触”原则在刑事诉讼中是不能采用的，因为“相似加接触”原则只是一个盖然性的证明标准，这一证明标准在刑事诉讼中是不适用的。

（3）　直接损失的数额没有达到犯罪构成标准；

律师应注意，构成侵犯商业秘密罪的起点是造成“直接”损失50万元以上。

（4）　主观上没有犯罪的故意，不具备犯罪构成的主观要件。

律师应注意的是，构成侵犯商业秘密罪的主观要件只能是故意，疏忽大意的过失或过于自信的过失都不能构成侵犯商业秘密罪。

第四章 附则

    本指引是根据2003年5月31日前国家法律、法规等规定，结合相关司法实践操作办法并参考主流学术意见所制定，若上述前提发生变化，则应以新的法律法规为准，或应随新的情况而作相应的调整。

    本指引由上海市律师协会起草，其目的系为向律师提供商业秘密法律服务业务方面的借鉴、经验，并非强制性或规范性规定，仅供律师在实际业务中参考